오늘은 [법무법인 정석]에서 ‘특허침해금지등 청구의 소’와 관련하여 승소사례를 전해드리겠습니다.

‘특허침해금지 청구의 소’ 승소사례

[사건의 개요]

원고(상대방)은 피고(의뢰인)의 실시 제품이 과거 법원으로부터 이 사건 각 특허발명을 침해한 제품으로 판단 받은 ○○○ 제품과 동일한 제품으로 원고의 특허를 침해하였으므로 피고에 대하여 피고 실시제품의 생산 등 금지, 폐기 및 손해배상을 청구하였습니다.

이에 대하여 피고를 대리한 본 법무법인은,

① 원고는 피고 실시제품의 기술구성 중 어떤 부분이 이 사건 각 특허발명을 침해하였는지 특정을 하지 못하고 있다.

② 피고의 실시제품에 적용된 기술은 자유실시기술에 해당하여 피고의 실시제품이 원고의 특허를 침해하지 아니하였다.

③ 이 사건 각 특허발명은 진보성이 결여되어 그 등록이 무효로 될 것이 명백하므로,

원고의 이 사건 각 특허발명을 기초로 한 이 사건 침해금지 및 손해배상 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 주장하였습니다.

[법원의 판단]

법원은,

원고는 피고 실시제품의 기술구성이 어떻게 되는지, 피고 실시제품의 기술구성과 과거 법원으로부터 원고의 특허를 침해하였다는 ○○○ 실시제품의 기술구성이 어떻게 동일, 유사한지에 관하여 원고가 제출한 증거들만으로는 이를 인정할 증거가 없다.

원고는 이 사건 각 특허발명의 청구항별 구성요소 및 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 피고 실시제품에 어떻게 동일 또는 균등하게 포함되어 있는지에 관하여도 원고가 제출한 증거들만으로는 피고 실시제품이 이 사건 각 특허발명을 침해한 제품이라고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

또한 피고 실시제품도 해당 기술분야에서 통상의 기술자가 공지기술들로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술로 볼 여지가 크다.

따라서 피고 실시제품과 과거 법원으로부터 이 사건 특허발명을 침해한 제품으로 판단 받은 ○○○ 실시제품이 서로 동일, 유사하다거나 피고 실시제품이 이 사건 각 특허발명의 권리범위에 속한다거나 피고 실시제품이 이 사건 각 특허발명을 침해하는 제품에 해당됨을 전제로 한 원고의 이 사건 청구는 이유 없다며 원고의 청구를 기각하면서, 소송비용은 패소한 원고가 부담한다는 판결을 하였습니다.

그리고 위 판결에 대하여 원고가 항소를 제기하지 아니하여 위 본안소송은 확정되었습니다.

[해설]

특허권 침해금지의 소를 제기 당하는 경우 먼저 원고의 특허권에 하자가 없는지를 검토를 하여야 합니다.

예를 들어 원고가 특허 출원할 당시에 이미 원고의 기술이 공지된 것이라면 원고의 특허권은 무효라는 것을 당해 침해금지청구소송에서 주장해볼 수 있고, 또한 피고가 사용하는 기술이 원고 특허권의 특허청구범위에 기재된 구성요소 중 일부를 포함하지 않아 권리범위 밖이라는 주장도 해볼 수 있습니다.

한편 침해금지청구 소송에서 원고의 특허가 무효임이 판명되어 원고의 청구가 기각되어도 원고의 특허가 무효화 되지는 않으므로, 원고가 재차 손해배상 청구의 소를 제기할 여지가 있습니다.

이를 대비하여 원고의 특허를 원천적으로 무효화시키기 위해서 특허무효심판의 청구(특허법 제133조 제1항) 및 피고의 발명이 원고의 권리범위 밖이라는 소극적권리범위확인심판(특허법 제135조)을 제기할 필요성이 있습니다.

본 법무법인 또한 특허심판원에 원고를 상대로 피고가 제작, 판매하는 제품이 해당 기술분야에서 통상의 기술자가 공지기술들로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술이므로, 이 사건 각 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 권리범위확인심판을 제기하여, 특허심판원으로부터  ‘피고의 제품이 자유실시기술에 해당하여 이 사건 각 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다’는 취지의 심결을 받은 후 그 결과를 이 사건 침해금지청구의 소에 제출함으로써 원고의 의뢰인에 대한 특허침해금지 청구소송에 대하여 원고의 청구를 기각하는 판결을 받게 된 것입니다.

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